Брендові товари поза офіційною мережею. Хто має довести їхнє походження у спорі

Оригінальні годинники чи косметику часто пропонують й інтернет-магазини, які не входять до офіційної дистриб’юторської мережі бренду. Вони купують товари в оптовиків в інших державах, де ціни нижчі. Так званий паралельний імпорт є законним, якщо право власника торговельної марки щодо відповідного товару вичерпалося. Проте у спорі про порушення прав на марку вирішальним часто стає питання, хто має довести місце першого введення товару в обіг та згоду власника марки на це.

Коли право на торговельну марку вичерпується

Словацький закон № 506/2009 Z. z. про торговельні марки регулює вичерпання прав так.

Оригінальний текст словацькою мовою.

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 15 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z.

Неофіційний переклад. Власник торговельної марки не має права забороняти третім особам використовувати його марку на товарах, які були введені ним або за його згодою в обіг під цією маркою в державі, що є стороною Угоди про Європейський економічний простір.

Для торговельної марки Європейського Союзу те саме правило діє за ст. 15 ч. 1 Регламенту (ЄС) 2017/1001, а в Чехії за § 11 закону № 441/2003 Sb. про торговельні марки. Власник може заборонити подальший продаж і після вичерпання прав, якщо має для цього обґрунтовані причини, зокрема якщо стан товару після введення в обіг змінився або погіршився (§ 15 ч. 2).

У рішенні від 18 січня 2024 року у справі Hewlett Packard Development Company проти Senetic (C-367/21) Суд ЄС узагальнив наслідки цього правила. Саме лише введення товару в обіг поза Європейським економічним простором (ЄЕП) не вичерпує права власника, і він може заборонити імпорт без своєї згоди. Право вичерпується лише щодо конкретного примірника, який був уведений в обіг у ЄЕП власником або за його згодою. Недостатньо, що власник продає на цьому ринку такі самі вироби.

На кому лежить тягар доказування

Ані Регламент про торговельну марку ЄС, ані Директива 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності не визначають, хто має довести вичерпання прав. У рішенні від 8 квітня 2003 року у справі Van Doren + Q (C-244/00) Суд ЄС допустив національне правило, за яким вичерпання є запереченням відповідача, а його умови доводить той, хто на нього посилається. Проте це правило потрібно скоригувати, якщо відповідач доведе реальну небезпеку поділу національних ринків, особливо коли власник продає в ЄЕП через систему виключної дистрибуції. Тоді власник має довести, що він або хтось за його згодою вперше ввів товар в обіг поза ЄЕП. Якщо це доведено, відповідач має підтвердити згоду власника на подальший продаж цих примірників у ЄЕП.

У спорі Hewlett Packard проти Senetic Суд ЄС застосував цей підхід до вибіркової дистрибуції. На його думку, тягар доказування не може лежати виключно на відповідачеві, якщо одночасно наявні всі такі обставини:

• на товарі немає позначення, за яким треті особи могли б визначити призначений для нього ринок,
• товар поширюється через вибіркову мережу, члени якої можуть продавати його лише іншим членам мережі або кінцевим користувачам,
• відповідач придбав його в Союзі або ЄЕП після того, як продавці запевнили його в законності продажу на цій території,
• власник марки відмовив у проханні покупця перевірити походження товару.

Суд визнав зрозумілим небажання постачальників відповідача розкривати свої джерела в дистриб’юторській мережі. Якщо відповідач їх розкриє, власник може припинити подальші поставки нелояльному учаснику мережі.

Годинники перед чеським Конституційним судом

Ухвалою від 16 жовтня 2024 року у справі III. ÚS 2220/23 чеський Конституційний суд відхилив як явно необґрунтовані конституційні скарги компанії, у якої чеська митниця затримала брендові годинники. Власниці марок просили суд установити, що товари порушують їхні права. Суди дійшли висновку, що це підробки, зокрема тому, що виробничі номери й коди на годинниках не відповідали оригіналам, введеним в обіг. Попри роз’яснення щодо тягаря доказування, компанія відмовилася розкрити постачальників і походження товару.

Компанія посилалася на рішення Суду ЄС про перенесення тягаря доказування. Конституційний суд відповів, що вони не застосовуються до її справи. Йшлося про підробки, а не про вичерпання прав щодо оригіналів. Крім того, компанія не використала навіть доступних їй способів підтвердити походження товару.

Власниці марок підтвердили свої права на марки та позначення товару й достатньо обґрунтували твердження, що не давали згоди на таке позначення. Суди визнали це доведеним. Тоді вже компанія мала спростувати ці висновки або довести згоду власниць. Отже, це не був випадок, коли суди через брак доказів не могли встановити, що сталося, і вирішили справу лише на підставі того, на кому лежав тягар доказування. Конституційний суд також додав, що суди не вимагали доводити правомірність використання марки виключно через розкриття ланцюга постачання. Проте протягом провадження компанія не намагалася підтвердити походження навіть тими засобами, які мала.

Що це означає для інтернет-магазину й дистриб’ютора

Перенесення тягаря доказування є винятком. Суд допускає його лише після того, як відповідач доведе реальну небезпеку поділу ринків. В описаному спорі про підробки чеський Конституційний суд не знайшов підстав для застосування цього винятку. При купівлі брендових товарів поза офіційною мережею рекомендуємо:

• отримати від постачальника письмове запевнення, що товар увів в обіг у ЄЕП власник марки або це відбулося за його згодою, а також документи про походження,
• зберігати серійні номери окремих примірників разом із рахунком, оскільки вичерпання прав оцінюється щодо кожного примірника окремо,
• передбачити в договорі купівлі обов’язок постачальника допомогти довести походження товару у спорі та наслідки його непідтвердження,
• якщо товар не має позначення цільового ринку, письмово попросити власника марки перевірити походження за серійними номерами та зберегти відповідь або відмову,
• не змінювати упаковки чи стану товару без попередньої оцінки.

Пов’язані послуги

Якщо власник марки вимагає припинити продаж або подає позов, підготуємо захист у межах спорів з інтелектуальної власності. Договори постачання й дистрибуції з гарантіями походження та сприяння підготуємо в межах послуги дистриб’юторський і франчайзинговий договір, а поточні питання інтернет-продажу охоплюють юридичні послуги для інтернет-магазинів. Які обмеження виробник може встановити дистриб’юторам щодо цін, території та онлайн-продажу, розглядає стаття ціни, територія та продаж через інтернет у дистриб’юторській мережі.