Značkové zboží mimo oficiální síť. Kdo musí ve sporu prokázat, odkud pochází

Originální hodinky nebo kosmetiku často nabízejí i e-shopy, které nejsou v oficiální distribuční síti značky. Zboží kupují od velkoobchodů v jiných státech, kde je levnější. Takzvaný paralelní dovoz je legální, pokud se právo vlastníka ochranné známky k danému zboží vyčerpalo. Ve sporu o porušení známky pak záleží zejména na tom, kdo má prokázat, kde bylo zboží poprvé uvedeno na trh a zda s tím vlastník známky souhlasil.

Kdy je právo z ochranné známky vyčerpáno

Slovenský zákon č. 506/2009 Z. z., o ochranných známkách, upravuje vyčerpání práv takto.

Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používanie jeho ochrannej známky na tovaroch, ktoré boli s touto ochrannou známkou uvedené ním alebo s jeho súhlasom na trh v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

§ 15 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z.

U ochranné známky Evropské unie platí totéž podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 a v Česku podle § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Vlastník může další prodej zakázat i při vyčerpání, má-li k tomu oprávněné důvody, zejména pokud se po uvedení na trh změnil nebo zhoršil stav zboží (§ 15 odst. 2).

Soudní dvůr EU v rozsudku ze dne 18. ledna 2024 ve věci Hewlett Packard Development Company proti Senetic (C-367/21) shrnul, co z toho vyplývá. Samotné uvedení zboží na trh mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) právo vlastníka nevyčerpá a vlastník může zabránit jeho dovozu bez svého souhlasu. Právo se vyčerpá jen pro konkrétní kus, který byl vlastníkem nebo s jeho souhlasem uveden na trh v EHP. Nestačí, že vlastník na tomto trhu prodává stejné výrobky.

Kdo nese důkazní břemeno

Nařízení o ochranné známce EU ani směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví neurčují, kdo musí vyčerpání prokázat. Soudní dvůr v rozsudku ze dne 8. dubna 2003 ve věci Van Doren + Q (C-244/00) připustil vnitrostátní pravidlo, podle něhož je vyčerpání obranou žalovaného a jeho podmínky prokazuje ten, kdo se ho dovolává. Toto pravidlo je však třeba upravit, pokud žalovaný prokáže skutečné nebezpečí rozdělení vnitrostátních trhů, zejména když vlastník prodává v EHP prostřednictvím systému výhradní distribuce. Tehdy musí vlastník prokázat, že zboží poprvé uvedl na trh mimo EHP on nebo někdo s jeho souhlasem. Pokud to prokáže, žalovaný musí doložit, že vlastník souhlasil s pozdějším prodejem těchto kusů v EHP.

Ve sporu Hewlett Packard proti Senetic Soudní dvůr tento přístup použil na selektivní distribuci. Důkazní břemeno podle něj nemůže nést výlučně žalovaný, jsou-li splněny všechny tyto okolnosti:

• zboží nenese označení, z něhož by třetí osoby zjistily trh, pro který je určeno,
• distribuuje se v selektivní síti, jejíž členové ho smějí prodávat pouze jiným členům sítě nebo konečným uživatelům,
• žalovaný ho koupil v Unii nebo v EHP poté, co ho prodávající ujistili, že ho tam lze legálně prodávat,
• vlastník známky odmítl žádost kupujícího o ověření původu.

Soud přitom uznal, že dodavatelé žalovaného své zdroje v distribuční síti pochopitelně neradi prozrazují. Pokud by je žalovaný prozradil, vlastník by mohl neloajálnímu členovi sítě zastavit další dodávky.

Hodinky před českým Ústavním soudem

Český Ústavní soud usnesením ze dne 16. října 2024 (sp. zn. III. ÚS 2220/23) odmítl jako zjevně neopodstatněné ústavní stížnosti firmy, které český celní úřad zadržel značkové hodinky. Vlastnice známek se u soudu domáhaly určení, že zboží porušuje jejich práva. Soudy dospěly k závěru, že jde o napodobeniny, mimo jiné proto, že výrobní čísla a kódy na hodinkách neodpovídaly originálům uvedeným na trh. Firma navzdory poučení o důkazním břemenu odmítla prozradit dodavatele a původ zboží.

Firma se dovolávala rozsudků Soudního dvora o přesunu důkazního břemena. Ústavní soud odpověděl, že na její věc nedopadají. Šlo v ní o napodobeniny, nikoli o vyčerpání práv k originálům, a firma nevyčerpala ani možnosti prokázat původ zboží, které měla k dispozici.

Vlastnice známek doložily svá práva ke známkám i označení zboží a dostatečně podložily tvrzení, že k jeho označení nedaly souhlas. Soudy to považovaly za prokázané. Bylo pak na firmě, aby tato zjištění vyvrátila nebo prokázala souhlas vlastnic. Nešlo tedy o případ, kdy by soudy pro nedostatek důkazů nedokázaly zjistit, co se stalo, a rozhodly pouze podle toho, kdo nese důkazní břemeno. Ústavní soud také doplnil, že soudy firmě nevnucovaly, aby oprávněnost použití známky prokazovala jedině odhalením dodavatelského řetězce. Firma se však během řízení nepokusila doložit původ ani prostředky, které měla k dispozici.

Co z toho vyplývá pro e-shop a distributora

Přesun důkazního břemena je výjimka. Soud ji připustí, až když žalovaný prokáže skutečné nebezpečí rozdělení trhů. V popsaném sporu o napodobeniny český Ústavní soud důvod k jejímu použití neshledal. Při nákupu značkového zboží mimo oficiální síť doporučujeme:

• vyžádat si od dodavatele písemné ujištění, že zboží bylo v EHP uvedeno na trh vlastníkem známky nebo s jeho souhlasem, a doklady o jeho původu,
• evidovat sériová čísla jednotlivých kusů spolu s fakturou, protože vyčerpání se posuzuje u každého kusu zvlášť,
• v kupní smlouvě upravit povinnost dodavatele pomoci při prokazování původu zboží ve sporu i následky toho, pokud původ neprokáže,
• u zboží bez označení cílového trhu písemně požádat vlastníka známky o ověření původu podle sériových čísel a jeho odpověď i odmítnutí archivovat,
• neměnit balení ani stav zboží bez předchozího posouzení.

Související služby

Pokud vás vlastník známky vyzve k ukončení prodeje nebo podá žalobu, obranu připravíme v rámci sporů z duševního vlastnictví. Dodavatelské a distribuční smlouvy se zárukami původu a součinnosti nastavíme v rámci služby distribuční a franchisingová smlouva a průběžnou agendu internetového prodeje pokryjí právní služby pro e-shopy. Jaká omezení smí výrobce distributorům uložit při cenách, území a online prodeji, rozebírá článek ceny, území a prodej přes internet v distribuční síti.